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L'affaire UGG c. Quince - Le phénomène des "dupes" : quand l’imitation pousse à repenser la protection pour la consolider efficacement
Les « dupes » – abréviation du terme anglais « duplicate » – désignent des produits fortement inspirés d’articles populaires, reproduisant certains de leurs aspects (apparence, style), tout en étant commercialisés à un prix nettement inférieur. Si cette pratique des dupes n’est pas nouvelle, elle a connu une forte accélération à partir de la fin des années 2010, jusqu’à devenir un véritable phénomène économique et commercial, qui concerne tout particulièrement les secteurs de la mode et de la maroquinerie.
Dans l’univers du cuir, où la forme, les lignes et l’apparence d’un produit participent largement à son identité et à sa valeur, la multiplication des copies de créations à succès soulève inévitablement les questions de leur protection par des moyens juridiques appropriés. La récente affaire UGG c. Quince met en lumière les instruments juridiques dont disposent les titulaires de droits, ainsi que les risques auxquels s’exposent les fabricants et distributeurs de produits originaux. Cette affaire implique la société UGG, connue pour ses emblématiques bottes confectionnées en peau de mouton (sheepskin), une matière au cœur du travail des peaux et du cuir. Le contentieux s’est déroulé aux États-Unis. Il convient, à cet égard, de souligner que dans ce pays, le régime de protection des modèles relève du droit de brevet (design patent), ce qui diffère de ce que nous appliquons en France et dans l’Union européenne. Aussi, si l’analyse de cette décision présente un réel intérêt, il convient néanmoins d’en tirer des enseignements avec prudence, car la solution retenue n’est pas directement transposable en droit français ou en droit de l’Union européenne.
La stratégie des titulaires : agir contre les dupes sur le terrain des dessins et modèles
Pour protéger leurs nouvelles créations, les designers et créateurs, notamment dans les secteurs de la mode et du cuir, ont majoritairement recours au droit des dessins et modèles car il s’agit d’un mécanisme de protection qui présente de nombreux avantages. Le dépôt d’un dessin ou modèle permet de protéger l’apparence d’un produit au moyen d’un véritable titre de propriété industrielle.
-Il constitue d’abord un outil dissuasif : l’existence d’un droit enregistré peut décourager les imitateurs.
-Il bénéficie d’une présomption de validité : les tribunaux doivent le tenir pour valide jusqu’à preuve du contraire. Contrairement au droit d’auteur, où il est nécessaire d’apporter la preuve de son existence lors d’un contentieux.
-Mais il offre surtout à son titulaire des moyens d’action concrets. Il peut être invoqué pour contester tout usage ou dépôts ultérieurs trop proches et empêcher la commercialisation et l’utilisation non autorisées de produits reproduisant le dessin ou modèle protégé.
Il répond à un double objectif : protéger, en amont, et défendre, en aval. Face à l’essor des dupes, le droit des dessins et modèles s’impose ainsi comme un véritable outil stratégique et l’une des principales armes juridiques dont disposent les créateurs et les titulaires de droits pour lutter contre l’imitation de leurs créations. Pour autant, les titulaires mal préparés peuvent se heurter à quelques difficultés pour contester ces dupes.
La stratégie des défendeurs : déplacer le débat vers la validité du titre
Lorsque la ressemblance est difficile à nier, les défendeurs changent de terrain : ne plus contester la copie, mais s’attaquer au droit qui protège le modèle initial. La stratégie consiste alors à contester la validité du dessin ou modèle invoqué. L’intérêt est évident : sans titre valable, pas de contrefaçon. La validité du droit invoqué constitue un préalable essentiel au succès de l’action.
Cette stratégie est d’autant plus intéressante qu’en France et dans l’Union européenne, les Offices n’examinent pas, au stade du dépôt, l’ensemble des conditions de fond de validité du modèle. Le titre est délivré avec une présomption, mais sa validité pourra être remise en cause ultérieurement devant le juge.
Pour être valable, un dessin ou modèle doit répondre à plusieurs conditions. Il ne doit notamment pas être exclusivement dicté par sa fonction technique. Plus concrètement, sur une botte en cuir, les œillets ou les coutures qui assurent l’assemblage répondent à une nécessité technique. Mais une couture peut aussi devenir une véritable signature visuelle : son tracé, sa forme ou sa combinaison avec d’autres éléments peuvent alors relever d’un choix esthétique protégeable.
Une fois que cela est dit, faut-il pour autant considérer que les titres de dessins et modèles sont fragiles et sans utilité ? La réponse est : non ! Ils demeurent un outil de protection particulièrement efficace. De plus, la contestation de sa validité n’est pas suffisante : encore faut-il le démontrer. La charge de la preuve repose en effet sur celui qui en demande la nullité. L’enjeu pour les conseils des créateurs est donc d’anticiper, dès le dépôt, les angles d’attaque susceptibles d’être exploités par un défendeur. La stratégie de protection doit ainsi être pensée dès le dépôt, en identifiant ce qui fait la particularité du modèle de façon à en assurer une protection solide, appropriée et efficace.
Une illustration des limites du monopole – l’affaire Deckers : une victoire sur la contrefaçon, une défaite sur la validité
En 2023, Deckers a assigné Quince devant le tribunal fédéral du Northern District of California, lui reprochant de commercialiser une Australian Shearling Mini Boot qui reproduirait, selon elle, les caractéristiques de la célèbre UGG Classic Ultra Mini.
Plusieurs fondements avaient initialement été invoqués. Au terme de la procédure, le contentieux s’est toutefois recentré sur le design patent américain protégeant l’apparence de la chaussure. Après plusieurs jours, le jury a rendu le verdict suivant :
-D’un côté, la botte de Quince a été considérée comme contrefaisante : le jury a estimé que le produit reproduisait le design revendiqué.
-De l’autre, le titre a été déclaré invalide.
Autrement dit : Deckers avait raison sur la copie, mais ne disposait pas d’un monopole juridiquement opposable. La conséquence directe est que Deckers n’a pas pu obtenir réparation. Pour parvenir à cette conclusion, le jury a fondé sa décision sur plusieurs motifs d’invalidité, tenant notamment à la fonctionnalité, à « l’indefiniteness » et à « l’obviousness » du design au regard de l’art antérieur. Certaines caractéristiques, notamment les coutures, ont été regardées comme répondant avant tout à une nécessité fonctionnelle.
La précision des dessins a également été contestée, le périmètre du monopole revendiqué n’apparaissant pas suffisamment clairement délimité par des dessins d’une qualité suffisamment précise. Le raisonnement est fondamental : avant même de déterminer si un concurrent a franchi la ligne rouge de la contrefaçon, encore faut-il savoir où cette ligne se trouve et si elle est juridiquement opposable. L’objectif poursuivi est simple : éviter de permettre un monopole excessif.
Les leçons à tirer – bonnes pratiques à retenir
Cette décision rappelle qu’en droit des dessins et modèles, la protection ne porte pas sur une tendance ou le succès commercial d’un produit, mais sur un objet juridique précisément identifié, délimité et devant répondre à des conditions de validité.
Plusieurs précautions auraient pu permettre de limiter les fragilités du titre :
-définir avec davantage de précision les contours du design revendiqué,
-identifier en amont les éléments fonctionnels susceptibles de fragiliser le titre (disclaimer),
-conduire une recherche approfondie dans l’art antérieur,
-et, surtout, construire stratégiquement un portefeuille de titres afin de ne pas faire reposer l’ensemble de la stratégie sur un titre unique.
Une autre piste consiste à tirer profit des modèles partiels : cibler, lorsque cela est pertinent, les éléments ou combinaisons de caractéristiques qui constituent véritablement l’apport esthétique du produit, et uniquement ces éléments.
L’affaire Deckers rappelle ainsi une règle importante : le dépôt ne s’improvise pas. La véritable faiblesse n’était peut-être donc pas le modèle lui-même, mais la manière dont la protection avait été juridiquement construite. Deckers conserve par ailleurs la possibilité de contester le verdict devant la United States Court of Appeals for the Federal Circuit.
Pour les designers du cuir, un des enseignements importants à retenir est que les formes simples ou dictées uniquement par des contraintes fonctionnelles ne bénéficient que d’une protection limitée en droit des dessins et modèles.
En conclusion, il faut bien avoir conscience que le contentieux des dupes ne se joue pas uniquement sur le terrain de la ressemblance. Il se joue également sur celui de la solidité du titre invoqué. Faut-il pour autant renoncer au dépôt ? Certainement pas. Le dépôt reste un réflexe incontournable pour protéger une création. Mais face à la multiplication des dupes, il devient nécessaire de repenser les stratégies de protection : construire des portefeuilles de droits diversifiés et robustes, capables de résister autant que possible aux contestations.
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Rédaction Solène Bourdet, Conseil en Propriété Industrielle, Plasseraud IP
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